Actualités : Marie André-Nivet

Un nouvel épisode pour la protection de la célèbre semelle rouge en Chine nous interpelle à ce sujet.

En Chine et pour la première fois dans ce pays, il pourrait être reconnu qu’une marque soit constituée d’une couleur apposée à un endroit spécifique.

La marque de chaussures de luxe Christian Louboutin a déposé le 3 février 2010 une demande d’enregistrement de marque internationale afin d’obtenir la protection, notamment en Chine, de « la couleur rouge (Pantone n°18.1663TP) s’appliquant à la semelle de la chaussure ».

Après plusieurs rejets de la demande par les juridictions chinoises, au motif que la marque en question était dépourvue de caractère distinctif, l’affaire a été portée jusqu’en seconde instance ; il a alors été reconnu qu’un tel signe était susceptible de constituer une marque. Cependant, cette décision démontrant une certaine souplesse des tribunaux chinois en matière de droit des marques reste provisoire ; l’affaire doit être à nouveau portée devant le Comité de révision et d’arbitrage des marques chinois et la validité de la marque figurative Louboutin pourrait être remise en cause.

Mais que prévoit le droit français en la matière ? Si, en théorie, il n’est pas proscrit de déposer une couleur à titre de marque, les cas d’octroi sont rares.

L’article L711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle définit « la marque de fabrique, de commerce ou de service » comme « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe […] les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ».

Comme toute marque, un tel signe devra être distinctif, c’est-à-dire permettre à un consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits/services désignés par rapport à ceux des concurrents. Or, une couleur étant rarement perçue comme un élément distinctif, celle-ci acquiert généralement sa distinctivité par l’usage ; autrement dit, du fait de son exploitation massive, la couleur sera immédiatement associée par le consommateur au titulaire de la marque. Tel est le cas de la couleur lilas de Milka, l’orange d’Hermès ou encore le bleu aqua de Tiffany qui font aujourd’hui l’objet de marques enregistrées, connues et reconnues.

Plus encore, ce signe devra pouvoir faire l’objet d’une représentation graphique claire et précise. Cette dernière condition ne sera pas remplie en reproduisant simplement la couleur sur papier ; la nuance de couleur devra être clairement identifiée et précise à l’aide d’un code couleur internationalement reconnu comme le Pantone par exemple.

La jurisprudence récente souligne que les marques constituées d’une couleur ne remplissent pas aisément ces deux conditions. Cependant, celles-ci ne seront pas totalement dénuées de protection.

Certaines couleurs font partie de l’identité visuelle d’entreprises mais ne bénéficiant en revanche pas du statut de marque. Cependant, dans le cas où un concurrent reprend ces mêmes couleurs de façon à tromper le public, l’entreprise pourra bénéficier d’une protection revendiquée sur le fondement de la concurrence déloyale.

Pour toute question de protection de marque en France ou à l’international, contactez-nous.

« Hakuna Matata » ! Un grand nombre d’entre nous rattachera cette phrase à la firme américaine Disney et à son film d’animation le Roi Lion. Toutefois, cette phrase ne jouit plus de l’insouciance des années 90.

Ce crédo si connu aujourd’hui a été déposé dès 1994, à la sortie du Roi Lion sur les grands écrans, par la Société américaine DISNEY ENTERPRISES à titre de marque française pour désigner des services de restaurants, et à titre de marque américaine pour désigner des tee-shirts notamment. Il signifie « Pas de souci » en Kiswahili, langue utilisée par une grande partie de l’Afrique subsaharienne.

L’annonce de la sortie d’une nouvelle version Disney du Roi Lion prévue pour juillet 2019 a suscité de nombreuses réactions provenant de populations d’Afrique de l’Est. Une pétition est en ligne contre le dépôt de cette expression par la firme américaine à titre de marque, à qui il est officiellement demandé de renoncer à sa marque.

Cette protection à titre de marque est en effet considérée par une partie de l’opinion publique africaine comme un « assaut contre le peuple swahili et l’Afrique dans son ensemble », et comme signe caractéristique du « vol de la culture africaine » au fil des années par le biais de l’utilisation de droits de propriété intellectuelle.

Si cet attachement affectif et culturel est compréhensible, notons que l’expression « Hakuna Matata » ne semble pas relever des exceptions s’opposant à l’enregistrement d’une marque américaine et/ou française. Ainsi, notamment, une marque constituée d’une expression du langage courant ou de langue étrangère est licite et valable, sous réserve qu’elle ne soit pas la désignation usuelle et nécessaire du produit ou du service qu’elle désigne. Le risque pour le titulaire en revanche est que ses droits soient limités en pratique. Il ne pourrait ainsi pas s’opposer à l’usage de ladite expression par un tiers, dès lors qu’elle est employée dans son sens commun.

Parmi les moyens pouvant être soutenus pour contester la validité des marques « Hakuna Matata » de la Société Disney, figure l’interdiction de protéger à titre de marque des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État, sous réserve toutefois que la marque concernée ne soit vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l’existence d’un lien entre le titulaire de la marque et le pays dont les armoiries, drapeau ou autre emblème sont repris par ladite marque.

Or, en l’espèce, il est douteux que les publics français et américain rattachent la marque « Hakuna Matata » aux pays d’Afrique de l’Est ; au contraire, ils la rattacheront probablement à la firme américaine. Ce dont sont probablement conscients les pétitionnaires qui demandent à Disney de renoncer spontanément à ses marques. Aucune action n’a été à notre connaissance intentée.

Affaire à suivre en ce début d’année…

Telle est la précaution indispensable à prendre par tout chef d’entreprise et qu’il est bon de rappeler en cette période de rentrée !

Contrairement au système américain, en droit français, une entreprise n’est pas automatiquement propriétaire des créations dont elle commande la réalisation à des prestataires extérieurs ou, en interne, à ses propres salariés.

Afin de pouvoir exploiter librement ces créations, l’entreprise doit veiller, au sein des contrats de travail de ses salariés ou des contrats de prestations de services conclus avec ses prestataires extérieurs, à insérer une clause de cession de droits adaptée à leur activité et respectant scrupuleusement les dispositions du Code de propriété intellectuelle. A défaut d’organiser une telle cession – ou dans l’hypothèse d’une cession mal encadrée – les droits patrimoniaux sur la création demeureront la titularité du créateur qui pourra s’opposer à l’exploitation de la création par l’entreprise, sous quelque forme que ce soit.

Cela n’est pas sans conséquence sur les entreprises qui peuvent, dans des cas extrêmes, voir l’ensemble de leur activité compromise.

L’absence de cession des droits sur les créations à l’entreprise peut également freiner certains investisseurs ou acheteurs, voire même remettre en cause l’investissement ou l’acquisition projeté(e).

Il serait ainsi bien dommage de se trouver confronter à cette difficulté alors qu’elle peut, par des moyens simples, mais toutefois précis, adaptés et anticipés, être contournée en amont.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a tranché, ce mardi 12 juin et a donné raison à Christian Louboutin : la couleur, positionnée sur un produit ou une partie de produit, peut être enregistrée à titre de marque en Union européenne, dès lors qu’elle permet au consommateur de distinguer l’origine des produits qu’il achète.

Cour de justice UE, grande ch., 12 juin 2018, C-163/16, EU:C:2018:941, M. Louboutin et Christian Louboutin SAS / Van Haren Schoenen B.V.

Christian Louboutin conservera ainsi ses marques en Union européenne, constituées exclusivement de la couleur 18-1663 TP du nuancier Pantone, positionnée sur une semelle de chaussures à talons hauts.

Parmi ses nombreuses marques, figure la marque Benelux enregistrée en 2010 pour la classe « chaussures », puis, à compter de 2013, pour la classe « chaussures à talons hauts ». Cette marque est décrite comme consistant « en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque) ».

En 2013, M. Louboutin et sa société ont formé une action en contrefaçon de marque à l’encontre d’une société néerlandaise, dénommée Van Haren, ayant commercialisé en 2012 un modèle d’escarpins à semelle rouge.

En défense, la Société Van Haren soulevait la nullité de la marque invoquée, au motif que cette marque serait exclusivement constituée par la forme du produit visé (en l’espèce, une semelle de chaussures à talons hauts).

Saisie par le Tribunal de La Haye, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a répondu à sa question préjudicielle relative à la validité de la marque de couleur – rouge (Pantone 18-1663TP) – invoquée par Christian Louboutin.

Aux termes de son arrêt du 12 juin 2018, la Cour a considéré que le mot « forme » mentionné par la loi doit être appréhendé dans son acception courante. Or, une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, ne constitue pas une forme.

Et ce, même si la forme du produit – ou d’une partie du produit – joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace : le signe dont il est demandé la protection à titre de marque ne peut être considéré comme étant constitué par une forme dont il n’est pas demandé l’enregistrement, mais seulement comme l’application d’une couleur à un emplacement spécifique du produit. Soit, une marque de position.

Si cette décision est une décision de droit, le travail et les investissements de M. Louboutin pour assurer le monopole sur les semelles rouges Pantone 18-1663 TP ont permis eux aussi d’aboutir à cette décision favorable. En effet il ne faut pas minimiser l’impact des investissements considérables effectués par M. Louboutin et sa Société pour promouvoir sa « marque de couleur » et communiquer sur ses chaussures aux semelles rouges. Ceux-ci ont largement contribué à conférer ainsi à cette couleur rouge apposée sur ses semelles un caractère distinctif fort acquis grâce à l’usage constant qui en a été fait.

En outre, au regard des nombreuses décisions de l’Office des marques de l’Union européenne (« OUEPI ») refusant d’enregistrer des marques de position pour « défaut de caractère distinctif », nous ne pouvons que tempérer l’application qui sera faite de la règle générale posée par la CJUE.

Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué, c’est-à-dire rendu accessible au public (ex. : une publication, un usage, une présentation sur un salon ou tout autre moyen).

Vous créez ou vos salariés créent un produit dont l’apparence est nouvelle et présente un caractère propre ? Une chaussure ? Un meuble ? Un sac ? Un vêtement ? Un motif ? Ne le divulguez pas avant d’en demander la protection à titre de dessin et modèle. Si vous l’avez communiqué, diffusé, présenté au public il y a moins de 12 mois, demandez-en très rapidement la protection à titre de dessin et modèle et ce, avant l’expiration de ce délai. A défaut, votre dessin et modèle enregistré encourra la nullité pour défaut de nouveauté.

Les droits de la Société Crocs Inc. sur le modèle communautaire de ses sabots n’ont ainsi pas survécu à l’action en nullité formée à leur encontre. Leur caractère nouveau a été détruit du fait de la divulgation du produit plus de 12 mois précédant le dépôt du modèle.

Aux termes de sa décision du 14 mars 2018, le Tribunal de l’Union européenne (« TUE ») a considéré que la divulgation était constituée par : l’exposition des sabots concernés dans un salon nautique international à Fort Lauderdale en Floride ; la mise en vente desdits sabots aux Etats-Unis (dont les tendances commerciales sont importantes pour le marché de l’Union européenne) et leur présentation sur Internet (lequel par nature est accessible partout dans le monde).
Ce faisant, et c’est bien là l’importance de sa décision, le TUE a pris en considération des faits de divulgation ayant eu lieu hors de l’Union européenne pour prononcer la nullité d’un modèle communautaire.

La Société Crocs aurait pu échapper à la nullité de son modèle si elle avait réussi à prouver que les faits invoqués ne constituaient pas une divulgation, c’est-à-dire, que son modèle n’avait pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, en l’espèce les professionnels de la vente et de la fabrication de chaussures opérant dans l’Union européenne.

Le TUE précise les éléments qui auraient pu le convaincre de ne pas retenir la divulgation du modèle communautaire : démontrer que le site Internet n’était pas – en pratique – consulté, ou très peu, par des utilisateurs provenant de l’Union ; démontrer que le salon nautique n’avait pas été fréquenté par des exposants ou des participants provenant de l’Union ; démontrer que le réseau de distribution et de revente des sabots auxquels a été appliqué le dessin ou modèle contesté n’était en réalité pas opérationnel et qu’aucune commande n’avait été passée via ce réseau.

Cette décision rappelle avec force la prudence dont doivent faire preuve les créateurs et titulaires de droits avant toute divulgation. La propension internationale des moyens de communication conduit à prendre plus facilement en considération des faits ayant eu lieu hors de l’Union européenne pour annuler un dessin ou modèle dont la protection avait été sollicitée pour ce seul territoire.