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    Le Tribunal de l’Union Européenne (« TUE ») a confirmé la nullité de l’une des marques figuratives de la Société Adidas.

    Adidas

    La marque figurative de l’Union Européenne présentée ci-dessus a été enregistrée le 21 mai 2014.

    La Société belge, Shoe Branding, souhaitant voir ses marques à « deux bandes parallèles » enregistrées pour des chaussures et faire échec à l’opposition de la Société Adidas, a introduit une demande en nullité à l’encontre de la marque d’Adidas constituée de trois bandes noires sur fond blanc.

    A l’issue d’un deuxième recours de la Société Adidas, le TUE a confirmé, le 19 juin 2019, l’annulation de la marque constituée du seul dessin de trois bandes noires parallèles sur fond blanc.

    Le caractère distinctif de la marque se comprend comme étant ce qui permet au consommateur de distinguer et identifier le produit ou service de même nature que ceux proposés par les concurrents.
    En d’autres termes, c’est l’indication d’une origine commerciale particulière. Cette obligation vise également à ne pas priver un commerçant de la possibilité d’avoir recours à un signe usuel et nécessaire pour présenter son produit ou service aux consommateurs.

    C’est la raison pour laquelle un signe descriptif ou « trop ordinaire » pour un dessin ne peut être adopté comme marque.

    L’une des grandes questions qui a conduit le débat, était celle de savoir comment s’apprécie l’acquisition du caractère distinctif par l’usage.

    La Société Adidas soutenait que la notion d’usage de la marque devait être interprétée à l’instar de la notion d’usage sérieux d’une marque, laquelle inclut parfois l’usage de cette marque sous des formes qui diffèrent de la forme couverte par l’enregistrement.

    Mais, le TUE a rappelé que la notion d’usage d’une marque doit être interprétée comme renvoyant d’une part à l’usage de la marque sous la forme telle qu’elle est prévue à l’enregistrement et d’autre part, le cas échéant, à l’usage de la marque sous des formes qui ne diffèrent que par des variations négligeables. En d’autres termes, les formes utilisées doivent être considérées comme globalement équivalentes à la forme soumise à enregistrement.

    Afin de démontrer que sa marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage, la Société Adidas fournissait des éléments qui selon le TUE, ne pouvaient être pris en considération car s’écartant des caractéristiques essentielles de la marque déposée (bandes noires sur fond blanc). Le TUE a jugé que les exemples fournis, tels que ceux présentés ci-dessous (bandes blanches ou bandes épaisses sur fond noir) diffèrent du signe couvert par la marque litigieuse.

    Adidas - Logos

    Après avoir jugé que la marque attaquée est « une marque figurative ordinaire », le TUE ajoute que plus une marque est simple, moins elle est susceptible d’avoir un caractère distinctif et plus elle est modifiée, plus les caractéristiques essentielles sont susceptibles d’être affectées et d’altérer ainsi la perception de ladite marque par le public pertinent.

    De plus, Adidas ne démontrait l’usage de sa marque revendiquée que dans cinq Etats membres, ce qui ne semble pas suffisant pour le TUE pour surmonter le défaut de distinctivité.

    Toutefois, un recours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne est encore possible pour Adidas, afin de faire reconnaître sa marque.

    Adidas devra prouver que ses trois bandes noires parallèles permettent, en elles seules, au consommateur d’associer le produit à son nom et justifier de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble des territoires de l’Union Européenne.

    Tout n’est pas perdu pour Adidas… Affaire à suivre.

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    Un nouvel épisode pour la protection de la célèbre semelle rouge en Chine nous interpelle à ce sujet.

    En Chine et pour la première fois dans ce pays, il pourrait être reconnu qu’une marque soit constituée d’une couleur apposée à un endroit spécifique.

    La marque de chaussures de luxe Christian Louboutin a déposé le 3 février 2010 une demande d’enregistrement de marque internationale afin d’obtenir la protection, notamment en Chine, de « la couleur rouge (Pantone n°18.1663TP) s’appliquant à la semelle de la chaussure ».

    Après plusieurs rejets de la demande par les juridictions chinoises, au motif que la marque en question était dépourvue de caractère distinctif, l’affaire a été portée jusqu’en seconde instance ; il a alors été reconnu qu’un tel signe était susceptible de constituer une marque. Cependant, cette décision démontrant une certaine souplesse des tribunaux chinois en matière de droit des marques reste provisoire ; l’affaire doit être à nouveau portée devant le Comité de révision et d’arbitrage des marques chinois et la validité de la marque figurative Louboutin pourrait être remise en cause.

    Mais que prévoit le droit français en la matière ? Si, en théorie, il n’est pas proscrit de déposer une couleur à titre de marque, les cas d’octroi sont rares.

    L’article L711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle définit « la marque de fabrique, de commerce ou de service » comme « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe […] les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ».

    Comme toute marque, un tel signe devra être distinctif, c’est-à-dire permettre à un consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits/services désignés par rapport à ceux des concurrents. Or, une couleur étant rarement perçue comme un élément distinctif, celle-ci acquiert généralement sa distinctivité par l’usage ; autrement dit, du fait de son exploitation massive, la couleur sera immédiatement associée par le consommateur au titulaire de la marque. Tel est le cas de la couleur lilas de Milka, l’orange d’Hermès ou encore le bleu aqua de Tiffany qui font aujourd’hui l’objet de marques enregistrées, connues et reconnues.

    Plus encore, ce signe devra pouvoir faire l’objet d’une représentation graphique claire et précise. Cette dernière condition ne sera pas remplie en reproduisant simplement la couleur sur papier ; la nuance de couleur devra être clairement identifiée et précise à l’aide d’un code couleur internationalement reconnu comme le Pantone par exemple.

    La jurisprudence récente souligne que les marques constituées d’une couleur ne remplissent pas aisément ces deux conditions. Cependant, celles-ci ne seront pas totalement dénuées de protection.

    Certaines couleurs font partie de l’identité visuelle d’entreprises mais ne bénéficiant en revanche pas du statut de marque. Cependant, dans le cas où un concurrent reprend ces mêmes couleurs de façon à tromper le public, l’entreprise pourra bénéficier d’une protection revendiquée sur le fondement de la concurrence déloyale.

    Pour toute question de protection de marque en France ou à l’international, contactez-nous.

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    « The main name to note is Delphine Brunet-Stoclet, who handled sensitive and high-stakes litigation on behalf of well-known clients and assisted them with issues surrounding the filing of new trade marks. Marie André-Nivet was recently promoted to senior associate and is also notable »

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    Victoire pour Laguiole, village de l’Aveyron célèbre pour ses couteaux au manche siglé d’une abeille, qui depuis le 5 mars dernier tire avantage de la décision de la Cour d’Appel de Paris qui a annulé vingt marques reprenant la dénomination « Laguiole ».

    Cela faisait plus de vingt ans que la commune se battait contre un entrepreneur du Val-de-Marne qui en 1993 déposa en France le nom Laguiole pour désigner notamment des couteaux, du linge de maison, des vêtements et des engrais. La gamme de produits commercialisés sous ce nom ne provenait aucunement de la commune Laguiole, la plupart d’entre eux étant des produits importés. Les déposants n’étaient pas non plus des administrés de cette commune.

    C’est ainsi que les artisans du village de Laguiole se sont vus privés de la possibilité de fabriquer ou commercialiser des produits sous la dénomination « Laguiole » sans être poursuivis pour contrefaçon. « Avec un produit pourtant local, j’aurais été déclaré contrefacteur, parfois même contre des produits chinois », explique Thierry Moysset, gérant de la Forge de Laguiole, société fabricante de l’ « authentique » couteau Laguiole.

    En 2010, la commune porte alors l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris espérant obtenir l’annulation des marques « Laguiole ». Elle est déboutée de ses demandes et le jugement est confirmé en appel en 2014. Pourtant, fin 2016, la Cour de Cassation introduit un nouvel épisode dans le contentieux en cassant partiellement la décision d’appel ; elle relève que la Commune démontrait bien que les marques attaquées avaient été déposées dans la seule intention de nuire.

    L’affaire a finalement été jugée le 5 mars dernier par la Cour d’Appel de Paris (Cour de renvoi) qui a donné raison au village aveyronnais considérant que les marques litigieuses auraient été déposées « par fraude » dans le cadre d’une « stratégie visant à priver la commune de Laguiole et ses administrés de l’usage du nom ». Outre la nullité des 20 marques déposées, la commune de Laguiole obtient une indemnisation à hauteur de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi. La Cour estimant que la Commune avait été privée de son nom et qu’il avait été porté atteinte à sa réputation.

    Notons que pour lutter contre ce type de pratiques, la loi Hamon du 17 mars 2014 avait déjà doté les collectivité territoriales de nouveaux moyens de défense en leur permettant d’être alertées par l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) de tout dépôt d’une demande d’enregistrement de marque incorporant le nom de la commune ou une dénomination similaire et en leur donnant droit de s’opposer à son enregistrement.

    Cette saga judiciaire rend bien compte de la difficulté à protéger le nom d’une collectivité territoriale face à une marque concurrente. Une décision qui pourrait donc révéler la volonté des juges de protéger les intérêts locaux et le « Made in France ».

    Attention, décision à nuancer cependant ; certaines marques Laguiole restent présentes sur le marché et l’entrepreneur a encore la possibilité de former un nouveau pourvoi en cassation…

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    Schmidt Brunet Litzler a accompagné la société américaine Web Industries Inc. dans l’acquisition des sociétés françaises Omega Systèmes Atlantique et Omega Systèmes Aquitaine.

    La cession est intervenue entre Web Industries International Holding Company (filiale à 100% de Web Industries Inc.) et la société Omega Systèmes (société mère d’Atlantique et Aquitaine). Web Industries est un fabricant de matériaux de haute précision, notamment de composites haute performance utilisés dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense et de l’industrie. Oméga Systèmes Atlantique et Omega Systèmes Aquitaine sont spécialisées dans le formatage de matériaux avancés pour l’aéronautique, la défense et les applications industrielles sur les sites de production de Nantes et Bordeaux.

    Web Industries était conseillée par :

    A Paris, le Cabinet Schmidt Brunet Litzler avec les avocats Philippe Schmidt, Aude Le Tannou, Sara Buonomo et Jean Barrouillet (sur les aspects corporate et fiscaux), Bénédicte Litzler (sur les aspects de droit social), Delphine Brunet-Stoclet et Marion Bombard (sur les aspects de propriété intellectuelle), ainsi que Jean-Bernard Lunel (sur les aspects de droit immobilier).
    A Boston, par le cabinet Bowditch & Dewey, LLP à Boston avec les avocats Jane V. Hawkes et Christopher Marquis. 
    Omega Systèmes était accompagnée à Nantes par le cabinet Parthema Avocats avec Thomas Hoobergs (sur les aspects corporate), Marie-Pierre L’Hopitalier (sur les aspects de propriété intellectuelle) ainsi que Elodie Raynaud (sur les aspects de droit immobilier).

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    « Hakuna Matata » ! Un grand nombre d’entre nous rattachera cette phrase à la firme américaine Disney et à son film d’animation le Roi Lion. Toutefois, cette phrase ne jouit plus de l’insouciance des années 90.

    Ce crédo si connu aujourd’hui a été déposé dès 1994, à la sortie du Roi Lion sur les grands écrans, par la Société américaine DISNEY ENTERPRISES à titre de marque française pour désigner des services de restaurants, et à titre de marque américaine pour désigner des tee-shirts notamment. Il signifie « Pas de souci » en Kiswahili, langue utilisée par une grande partie de l’Afrique subsaharienne.

    L’annonce de la sortie d’une nouvelle version Disney du Roi Lion prévue pour juillet 2019 a suscité de nombreuses réactions provenant de populations d’Afrique de l’Est. Une pétition est en ligne contre le dépôt de cette expression par la firme américaine à titre de marque, à qui il est officiellement demandé de renoncer à sa marque.

    Cette protection à titre de marque est en effet considérée par une partie de l’opinion publique africaine comme un « assaut contre le peuple swahili et l’Afrique dans son ensemble », et comme signe caractéristique du « vol de la culture africaine » au fil des années par le biais de l’utilisation de droits de propriété intellectuelle.

    Si cet attachement affectif et culturel est compréhensible, notons que l’expression « Hakuna Matata » ne semble pas relever des exceptions s’opposant à l’enregistrement d’une marque américaine et/ou française. Ainsi, notamment, une marque constituée d’une expression du langage courant ou de langue étrangère est licite et valable, sous réserve qu’elle ne soit pas la désignation usuelle et nécessaire du produit ou du service qu’elle désigne. Le risque pour le titulaire en revanche est que ses droits soient limités en pratique. Il ne pourrait ainsi pas s’opposer à l’usage de ladite expression par un tiers, dès lors qu’elle est employée dans son sens commun.

    Parmi les moyens pouvant être soutenus pour contester la validité des marques « Hakuna Matata » de la Société Disney, figure l’interdiction de protéger à titre de marque des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État, sous réserve toutefois que la marque concernée ne soit vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l’existence d’un lien entre le titulaire de la marque et le pays dont les armoiries, drapeau ou autre emblème sont repris par ladite marque.

    Or, en l’espèce, il est douteux que les publics français et américain rattachent la marque « Hakuna Matata » aux pays d’Afrique de l’Est ; au contraire, ils la rattacheront probablement à la firme américaine. Ce dont sont probablement conscients les pétitionnaires qui demandent à Disney de renoncer spontanément à ses marques. Aucune action n’a été à notre connaissance intentée.

    Affaire à suivre en ce début d’année…

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    Au-delà d’une éventuelle protection par le droit d’auteur, tout graphisme ou design peut être protégé par le droit des dessins et modèles.

    Toute reproduction sans autorisation d’un graphisme ou d’un design protégé par le droit des dessins et modèles constitue par principe un acte de contrefaçon. Dès lors, la vigilance est de rigueur.

    La Cour de justice de l’Union européenne dans deux décisions du 27 septembre 2017, opposant les Sociétés Nintendo et BigBen Interactive GmbH / BigBen Interactive SA, est venue néanmoins apporter une exception bien encadrée à la protection des dessins et modèles.

    La société Nintendo a introduit une action en contrefaçon contre le fabricant d’accessoires de jeux vidéo, BigBen Interactive, qui reproduisait, pour la commercialisation de ses produits, des images d’accessoires de consoles Nintendo protégés par le droit des dessins et modèles.

    La Cour de justice est venue entailler le monopole des titulaires de droits en jugeant qu’un dessin et modèle pouvait licitement être reproduit sans l’autorisation préalable de son titulaire si cette reproduction constituait une illustration.

    Les images ont été considérées comme étant illustratives en ce qu’elles permettaient d’expliquer au consommateur l’usage conjoint des produits BigBen Interactive et Nintendo.

    Toutefois, cette reproduction licite n’est pas sans condition.

    La Cour de justice exige en effet que la reproduction du dessin et modèle s’effectue dans le cadre d’une concurrence loyale et qu’elle ne menace pas l’équilibre économique de son titulaire. Par ailleurs, il est essentiel que le titulaire du modèle reproduit puisse être identifié.

    Enfin, restons vigilants car si l’interprétation de la Cour de justice semble réduire la portée de la protection des dessins et modèles communautaires, cette exception n’en est pas moins conditionnée et peut être limitée par une éventuelle protection cumulative par le droit d’auteur.

    Cour de justice UE, 27 septembre 2017, C24/16 et C-25/16, EU:C:2017:724, Nintendo / BigBen Interactive GmbH et BigBen Interactive SA.

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    Au sein de notre département Propriété Intellectuelle/NTIC, nous recherchons un(e) stagiaire à partir de janvier 2019 pour 6 mois.

    Missions :

    – Il/Elle traitera essentiellement de dossiers en matière de droit de la propriété intellectuelle (Marques, Dessins et modèles, Droit d’Auteur) à toutes les étapes de traitement des dossiers tant en conseil qu’en contentieux.

    – Il/Elle sera notamment amené(e) à intervenir en matière de recherches d’antériorités, de gestion de droits (dépôts, renouvellements), de précontentieux et d’oppositions (INPI, EUIPO), de contentieux commerciaux et spécifique Propriété intellectuelle.

    Profil : Personne sérieuse, curieuse, impliquée et motivée, ayant de solides connaissances en droit de la propriété intellectuelle (Master spécialisé). Une première expérience en cabinet d’avocats, de CPI ou dans un service juridique en propriété intellectuelle serait appréciée. Anglais courant.

    Envoyez vos CV et lettre de candidature à :

    Marie André-Nivet 
    mandre@sbl.eu  
     
    et

    Delphine Brunet-Stoclet 
    dbrunet@sbl.eu

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    Telle est la précaution indispensable à prendre par tout chef d’entreprise et qu’il est bon de rappeler en cette période de rentrée !

    Contrairement au système américain, en droit français, une entreprise n’est pas automatiquement propriétaire des créations dont elle commande la réalisation à des prestataires extérieurs ou, en interne, à ses propres salariés.

    Afin de pouvoir exploiter librement ces créations, l’entreprise doit veiller, au sein des contrats de travail de ses salariés ou des contrats de prestations de services conclus avec ses prestataires extérieurs, à insérer une clause de cession de droits adaptée à leur activité et respectant scrupuleusement les dispositions du Code de propriété intellectuelle. A défaut d’organiser une telle cession – ou dans l’hypothèse d’une cession mal encadrée – les droits patrimoniaux sur la création demeureront la titularité du créateur qui pourra s’opposer à l’exploitation de la création par l’entreprise, sous quelque forme que ce soit.

    Cela n’est pas sans conséquence sur les entreprises qui peuvent, dans des cas extrêmes, voir l’ensemble de leur activité compromise.

    L’absence de cession des droits sur les créations à l’entreprise peut également freiner certains investisseurs ou acheteurs, voire même remettre en cause l’investissement ou l’acquisition projeté(e).

    Il serait ainsi bien dommage de se trouver confronter à cette difficulté alors qu’elle peut, par des moyens simples, mais toutefois précis, adaptés et anticipés, être contournée en amont.

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    La Cour de Justice de l’Union Européenne a tranché, ce mardi 12 juin et a donné raison à Christian Louboutin : la couleur, positionnée sur un produit ou une partie de produit, peut être enregistrée à titre de marque en Union européenne, dès lors qu’elle permet au consommateur de distinguer l’origine des produits qu’il achète.

    Cour de justice UE, grande ch., 12 juin 2018, C-163/16, EU:C:2018:941, M. Louboutin et Christian Louboutin SAS / Van Haren Schoenen B.V.

    Christian Louboutin conservera ainsi ses marques en Union européenne, constituées exclusivement de la couleur 18-1663 TP du nuancier Pantone, positionnée sur une semelle de chaussures à talons hauts.

    Parmi ses nombreuses marques, figure la marque Benelux enregistrée en 2010 pour la classe « chaussures », puis, à compter de 2013, pour la classe « chaussures à talons hauts ». Cette marque est décrite comme consistant « en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque) ».

    En 2013, M. Louboutin et sa société ont formé une action en contrefaçon de marque à l’encontre d’une société néerlandaise, dénommée Van Haren, ayant commercialisé en 2012 un modèle d’escarpins à semelle rouge.

    En défense, la Société Van Haren soulevait la nullité de la marque invoquée, au motif que cette marque serait exclusivement constituée par la forme du produit visé (en l’espèce, une semelle de chaussures à talons hauts).

    Saisie par le Tribunal de La Haye, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a répondu à sa question préjudicielle relative à la validité de la marque de couleur – rouge (Pantone 18-1663TP) – invoquée par Christian Louboutin.

    Aux termes de son arrêt du 12 juin 2018, la Cour a considéré que le mot « forme » mentionné par la loi doit être appréhendé dans son acception courante. Or, une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, ne constitue pas une forme.

    Et ce, même si la forme du produit – ou d’une partie du produit – joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace : le signe dont il est demandé la protection à titre de marque ne peut être considéré comme étant constitué par une forme dont il n’est pas demandé l’enregistrement, mais seulement comme l’application d’une couleur à un emplacement spécifique du produit. Soit, une marque de position.

    Si cette décision est une décision de droit, le travail et les investissements de M. Louboutin pour assurer le monopole sur les semelles rouges Pantone 18-1663 TP ont permis eux aussi d’aboutir à cette décision favorable. En effet il ne faut pas minimiser l’impact des investissements considérables effectués par M. Louboutin et sa Société pour promouvoir sa « marque de couleur » et communiquer sur ses chaussures aux semelles rouges. Ceux-ci ont largement contribué à conférer ainsi à cette couleur rouge apposée sur ses semelles un caractère distinctif fort acquis grâce à l’usage constant qui en a été fait.

    En outre, au regard des nombreuses décisions de l’Office des marques de l’Union européenne (« OUEPI ») refusant d’enregistrer des marques de position pour « défaut de caractère distinctif », nous ne pouvons que tempérer l’application qui sera faite de la règle générale posée par la CJUE.

© Schmidt Brunet Litzler