Pourquoi et comment faire un audit ?
Pourquoi faire un audit PI ?
Dans la vie des affaires, le concept de due diligence est surtout connu et utilisé dans le cadre de la cession d’entreprises. L’acheteur doit faire preuve de vigilance, notamment, en conduisant des audits avant toute acquisition. L’objectif est de limiter les risques liés aux achats en incluant, pour exemple, une garantie d’actif passif au contrat d’acquisition d’une société.
Appliqué aux actifs immatériels, les due diligences ont pour objectif de sécuriser leur propriétaire, de répertorier lesdits actifs et de les valoriser. Mais cet audit PI peut aussi se faire à tout moment de la vie d’une entreprise, afin de mieux valoriser ses actifs immatériels.
Que faire en amont de l’audit ?
Avant toute intervention d’un tiers aux fins de réalisation d’un audit, il convient de constituer un dossier complet contenant la documentation relative aux droits de propriété intellectuelle, tels que
• les marques,
• les brevets,
• les dessins & modèles,
• la liste des procédures administratives et/ou contentieuses en cours,
• les contrats portant sur les actifs (cession, licence, contrats de travail, prestations de services…)
• les contrats de travail de salariés ayant des missions inventives et/ou créatrices.
Cette première étape permettra à la société concernée de faire un état des lieux et de fournir une base documentaire au professionnel chargé de l’audit.
Comment se passe l’audit ?
Il est d’usage de faire intervenir un professionnel, soumis à une obligation de confidentialité (avocats, conseils en propriété industrielle, autre auditeur à lier contractuellement à la confidentialité).
L’équipe en charge de l’audit
• analyse la documentation juridique, notamment en termes des droits et des obligations à la charge de son client ;
• procède à des recherches et vérifications complémentaires, afin de s’assurer que la documentation est complète ;
• conduit un audit « risque ».
Ces diligences permettent d’informer le client sur les risques détectés et de formuler les recommandations pertinentes.
Parmi les cas fréquents, figurent :
• les marques, dessins et modèles et/ou brevets déposés au nom du fondateur mais non cédées, par la suite, à la Société. Dans cette hypothèse, il est souvent recommandé de formaliser la cession à l’entreprise. Ce transfert de propriété permettra d’augmenter la valorisation de la société et de réduire le risque de réclamations à l’encontre de la Société ;
• la couverture incomplète des marques, en suite de l’évolution de l’activité de la Société titulaire ;
• l’exploitation des marques sous une forme différente de celle déposée, engendrant le risque de déchéance ;
• l’absence de surveillance des actifs – marques, noms de domaine, dénomination sociale -, et dès lors l’impossibilité de savoir si ces actifs ont maintenu un caractère distinctif fort sur le marché concerné ;
• la couverture territoriale incomplète des titres de propriété industrielle (marques, dessins et modèles, brevets), au regard de l’activité territoriale de la Société ;
• l’absence d’actualisation des données relatives à la Société titulaire des titres de propriété industrielle concernés (marques, dessins et modèles, brevets), en suite d’une cession, d’un changement de dénomination sociale, d’adresse du siège social, notamment ;
• la pertinence & la qualité des visuels déposés à titre de dessins et modèles, permettant de les opposer utilement et valablement à des tiers ;
• l’absence de cession des droits d’auteur sur les créations déposées à titre de dessins et modèles, ou sur le logo de la marque déposée au nom de la Société .
Concernant le savoir-faire et le secret des affaires, la Société doit s’assurer d’un niveau de sécurité adéquat pour maintenir ses actifs secrets (conclusion d’accords de confidentialité avec les tiers, clause de confidentialité dans les contrats de travail, limitation des accès à ces informations…)
Enfin, l’audit portera, notamment, sur les clauses de propriété intellectuelle des différents contrats de la société :
• contrats de travail (notamment dans le cadre de sociétés employant des salariés auteurs),
• contrats de prestation de services,
• accords de confidentialité…
Cette appréciation globale des contrats permettra à l’auditeur de réaliser un compte-rendu des obligations incombant à la société auditée et à ses cocontractants.
L’auditeur prendra, enfin, en considération, les procédures passées et en cours (pré-contentieux, administratives et contentieuses), ainsi que d’éventuelles transactions portant sur les conditions et modalités des droits de propriété intellectuelle. Il pourra alors formuler ses recommandations relatives.
Et après l’audit ?
En matière de propriété intellectuelle, la due diligence permet au potentiel cessionnaire d’évaluer la valeur du portefeuille des droits du cédant et d’anticiper les potentiels risques.
Elle permet également à la société auditée de prendre les mesures adéquates pour permettre une valorisation des actifs PI en cas de cession, totale ou partielle.
Enfin, qu’elle soit cédante ou cessionnaire, la Société concernée, au regard des risques identifiés et des recommandations formulées par l’auditeur, pourra régulariser des points relevés.
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Notre équipe Propriété Intellectuelle est naturellement à votre disposition pour vous accompagner dans la valorisation de votre capital immatériel, et dans l’audit de vos droits de propriété intellectuelle, que vous soyez cédant, cessionnaire ou tout simplement propriétaire de marques.
Delphine Brunet-Stoclet
Marie André-Nivet
Léna Tordjman
Félix Bertrand
