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La forclusion par tolérance, un moyen efficace de contrer des actions en contrefaçon et/ou en nullité de marque

Une marque enregistrée confère à son titulaire le droit de s’opposer à l’usage, dans la vie des affaires, (1) d’un signe identique pour désigner des produits ou des services identiques à ceux de sa marque antérieure ou (2) d’un signe identique ou similaire à la marque antérieure pour des produits ou des services identiques ou similaires s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Ce droit offert aux titulaires de marques trouve une de ses limites dans la forclusion par tolérance.

Le code de la Propriété Intellectuelle (articles L716-2-8 et L.716-6-8) prévoit en effet que le titulaire d’une marque antérieure qui a toléré un usage de bonne foi d’une marque postérieure pendant 5 années consécutives ne peut plus en demander la nullité, ni former une action en contrefaçon à son encontre.

La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt de principe du 22 septembre 2011 C-482/09, a précisé les quatre conditions faisant courir le délai de forclusion, i.e. :

– La marque postérieure contestée doit être enregistrée ;
– La marque postérieure contestée doit avoir été déposée de bonne foi (c’est à dire sans volonté de nuire au titulaire de la marque antérieure) ;
– La marque postérieure contestée doit avoir fait l’objet d’un usage réel et sérieux par son titulaire ;
– Le titulaire de la marque antérieure doit avoir eu connaissance de l’existence et de l’usage de cette marque postérieure, après son enregistrement.

C’est tout particulièrement sur ce dernier point que certaines difficultés peuvent apparaître.

En effet, un titulaire de marque postérieure souhaitant utilement faire valoir la forclusion par tolérance à l’encontre du titulaire d’une marque antérieure qui lui serait opposée doit prouver que ce dernier avait connaissance de l’existence de la marque postérieure, ainsi que de son usage, depuis plus de 5 ans.

Or, cette charge de la preuve peut se révéler, en pratique, relativement complexe.

Le dépôt d’une marque, puis son enregistrement font l’objet d’une publication au BOPI (Bulletin officiel de la propriété industrielle) tenu par l’INPI. Ces publications ont pour effet de rendre opposable au tiers l’existence de la marque dont la protection est demandée (par le dépôt de la demande d’enregistrement) puis accordée (par l’enregistrement).

Il peut arriver, selon les faits de chaque espèce, que la date de cette publication soit retenue comme le point de départ du délai quinquennal de forclusion par tolérance.

Tel est notamment le cas lorsque les juges considèrent que le titulaire de la marque antérieure était nécessairement en mesure de prendre connaissance de cette marque postérieure dès sa publication.

Cette position a été récemment retenue par la Cour d’appel de Paris aux termes d’un arrêt du 14 janvier 2022 rendu dans une affaire opposant la Société FREE à la Société FREE-SBE.

Considérant que la marque FREE-SBE constituait une contrefaçon et une atteinte à sa marque de renommée FREE, la Société FREE avait assigné la société FREE-SBE en contrefaçon.

Son action a toutefois été engagée plus de 5 ans après la publication de la demande d’enregistrement de la marque FREE-SBE.

Les juges ont retenu que la société FREE, qui surveille ses marques FREE et agit fréquemment à l’encontre de tout dépôt de marque incluant le terme FREE, avait parfaitement pu avoir connaissance de la marque FREE-SBE lors de sa publication au BOPI puis de son usage par la société FREE-SBE pendant les 5 ans qui ont suivi cette publication.

Retenant que la Société FREE avait toléré l’enregistrement et l’usage effectif de la marque FREE-SBE depuis plus de 5 ans, le tribunal et la Cour d’appel de Paris le confirmant, ont jugé que l’action de la Société FREE était irrecevable, par l’effet de la forclusion par tolérance.

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C’est pourquoi une analyse toute particulière doit être apportée à chaque avis de surveillance reçu, afin d’assurer – en amont – que chaque nouveau dépôt de tiers soit effectivement évalué, et que les suites nécessaires soient engagées de façon efficace et opportune.

Bien évidemment, notre équipe reste à votre disposition pour toute question éventuelle à ce sujet, et tout particulièrement pour mettre en place une surveillance pertinente et adaptée à vos marques enregistrées.

Photo par Duminda Perera sur Unsplash

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