Une marque enregistrée octroie à son titulaire un monopole d’exploitation pour les produits et services visés dans son libellé.
En contrepartie du bénéfice de ce monopole, il incombe au titulaire d’en faire un usage sérieux – à savoir l’utiliser de façon effective et conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée – et renouvelée le cas échéant.
A défaut d’un tel usage sérieux dans les 5 ans suivant l’enregistrement de la marque, ou pendant une période ininterrompue de 5 ans, les droits sur la marque concernée sont susceptibles de faire l’objet d’une action en déchéance totale ou partielle (1).
Alors que jusqu’au 31 mars 2020, cette action ne pouvait être formée que devant les juridictions judiciaires, certaines dispositions de la loi PACTE (2) entrées en vigueur le 1er avril 2020 ont introduit une compétence nouvelle de l’Institut national de la propriété intellectuelle (« INPI »), pour statuer sur cette question (3).
L’ouverture de l’action en déchéance devant l’INPI va très probablement conduire à la recrudescence des actions en déchéance à l’encontre des marques enregistrées il y a plus de 5 ans en France.
Le législateur a facilité, à l’évidence, l’accès à cette procédure, désormais administrative mais dont les décisions auront l’effet de jugement.
Celle-ci doit ainsi conduire les titulaires de marques concernées à veiller plus encore à se constituer un dossier de preuves d’usage de leurs marques, au fur et à mesure, par année et par type de produits/services. L’objectif ? Répondre dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions à des demandes de preuves d’usage.
A qui incombe la charge de la preuve de l’usage d’une marque ?
La charge de la preuve d’usage d’une marque incombe au titulaire de la marque dont les droits encourent la déchéance, ou un tiers autorisé tel qu’un licencié. A défaut d’usage sérieux, le titulaire devra présenter des motifs valables de non-usage.
Comment est apprécié l’usage d’une marque ?
C’est au regard des preuves d’exploitation apportées par le titulaire que l’INPI – ou les juges – apprécieront si la marque a été sérieusement exploitée. Ni la réussite commerciale ni la stratégie économique d’une entreprise ne sont évaluées.
Pour exemple, la seule présence d’une marque sur un site internet ne permet pas, per se, d’en établir un usage sérieux. La valeur probante d’un site internet peut néanmoins être renforcée par la justification de son nombre de visites, ainsi que du nombre de commandes de produits et services de la marque concernée effectuées par son biais.
Quelles sont les preuves d’usage à collecter, classer et conserver ?
Les preuves doivent, avant toute chose, justifier de l’usage du signe à titre de marque, ce qui ne correspond pas à un usage à titre de dénomination sociale, ni de nom commercial.
Peuvent notamment prouver l’usage sérieux d’une marque en France :
– Des brochures, catalogues, prospectus et tout document commercial ou publicitaire ;
– Des impressions de pages du site internet ;
– Des étiquettes et barèmes de prix ;
– Des bons de commande ou devis ;
– Des factures ;
– Des attestations de clients indiquant que les services facturés ont été reçus ;
– Des déclarations écrites sur l’honneur ou solennelles ;
– Des sondages – provenant de préférence d’instituts indépendants.
Néanmoins, afin de constituer des preuves satisfaisantes, ces documents doivent présenter certaines caractéristiques :
– Reproduction de la marque : Les documents fournis doivent reproduire la marque sous sa forme enregistrée et faire état de l’exploitation de celle-ci pour les produits/services désignés dans son enregistrement, sur les territoires pour lesquels la protection a été revendiquée.
– Territoire, Dates et Continuité de l’usage : Les éléments transmis doivent justifier de l’usage de la marque sur le territoire, la durée et la continuité de l’usage de la marque concernée.
Les preuves d’usage doivent être datées de manière certaine et non contestable, et prouver la continuité de l’usage de la marque pour tous les produits et services désignés dans le libellé. Des systèmes de datation existent, dont la blockchain fait partie.
– Ampleur et nature des produits et services sous la marque concernée : Les preuves d’usage doivent démontrer l’ampleur et la nature des produits et services désignés par la marque concernée.
– A destination du public : Les preuves d’usage doivent montrer un contact effectif entre la marque et le public. Elles doivent être tournées vers le public, et ne pas être uniquement internes.
La conséquence d’une décision retenant l’absence d’usage d’une marque dont il est demandé la déchéance ? Le signe n’est plus opposable aux tiers à titre de marque, dans la limite de l’étendue de la déchéance qui est prononcée.
Compte tenu de ce qui précède, il est primordial de constituer, au fur et à mesure de la vie de votre marque, un dossier de preuves de son usage daté, classé, pertinent et probant.
Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans la constitution d’un dossier de preuves d’usage, pour identifier et anticiper les risques.
Quid de l’exploitation de votre marque sous une forme modifiée ? La réponse dans notre prochaine newsletter PI !
(1) Article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle et article 58(1)(a) du Règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.
(2) Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
(3) NB : La procédure en déchéance pour absence d’usage sérieux d’une marque est toujours possible devant les tribunaux français, dans certaines situations particulières telles que les demandes connexes à une action en contrefaçon.
