En ce début d’année, coup de projecteur sur Buckingham Palace à l’annonce, par le Duc et la Duchesse de Sussex, de leur intention de prendre leur indépendance en s’éloignant de la famille royale et en renonçant au titre d’« Altesse Royale ».
Cette décision attire l’attention sur leur marque déposée « SUSSEX ROYAL », qui fait – précisément – référence à leur appartenance à la royauté.
Le 21 juin 2019, Meghan et Harry Windsor, via leur fondation « Sussex Royal The Foundation Of The Duke and Duchess of Sussex », ont déposé une demande d’enregistrement de marque britannique « SUSSEX ROYAL » pour désigner divers produits et services parmi lesquels des vêtements, des services de collecte de fonds à des fins caritatives, des services d’éducation et d’aide sociale. Ils ont ensuite demandé, via un dépôt centralisé spécifique, la protection de cette marque en Australie, au Canada, en Union européenne et aux États-Unis.
Toutefois, la renonciation de Meghan et Harry Windsor à leur titre royal ne constitue-t-elle pas un obstacle à l’enregistrement de la marque « Sussex Royal » ? Ne risque-t-elle pas de tromper le consommateur quant à l’appartenance des Sussex à la famille royale britannique ?
Cette actualité médiatique est l’occasion de rappeler des notions essentielles pour obtenir la protection d’une marque nationale mais également à l’international.
Le choix de sa marque
Avant de déposer une marque, il est nécessaire de s’assurer que le signe choisi respecte certaines conditions, parmi lesquelles la licéité de tout signe composant la marque : la marque ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, elle ne doit pas tromper le public sur le caractère du produit (ne pas faire croire qu’il s’agit d’un organisme d’état ou officiel par exemple).
Or, certains doutes avaient émergé quant à la validité de la marque « SUSSEX ROYAL ».
Ces doutes trouvaient leur origine dans les dispositions du UK Trademarks Act 1994, qui intègre en droit national britannique la directive européenne n° 89/104/CEE, cadre applicable en matière de marques dans les États membres de l’UE.
Parmi les dispositions applicables figurent celles relatives aux emblèmes protégés. Il y est ainsi fait interdiction, sous certaines conditions, d’enregistrer des marques contenant le terme « royal » au motif que cette mention serait susceptible de faire penser que le déposant de la marque aurait obtenu l’accord préalable de la Reine. A ce titre, des marques désignant des biens ou des services tels que la porcelaine et la verrerie de haute qualité, les boissons alcoolisées, l’organisation d’événements sportifs ou encore d’œuvres caritatives tomberaient sous cette interdiction.
Qu’en est-il de la marque « SUSSEX ROYAL » depuis que Meghan et Harry Windsor ont renoncé au bénéfice de leur titre d’« Altesse Royale » ?
Certains juristes britanniques avaient indiqué que le couple ne devrait pas rencontrer de difficultés à faire enregistrer leur marque au Royaume-Uni, Harry restant Prince et son couple faisant toujours partie de la famille royale.
Néanmoins, alors que le consentement de d’Elizabeth II aurait fini de convaincre l’Office britannique d’enregistrer la marque « SUSSEX ROYAL », la Reine se serait tout récemment opposée à l’utilisation commerciale du titre « royal » par son petit-fils et son épouse.
La question de l’enregistrement de la marque britannique « SUSSEX ROYAL » est d’autant plus importante que cette dernière fonde une demande d’extension de protection, via un dépôt centralisé, dans plusieurs territoires à l’international.
L’extension de protection de sa marque dans divers territoires à l’international via un dépôt centralisé
Le 20 décembre 2019, une demande d’extension de protection de la marque « SUSSEX ROYAL » a été déposée en Australie, au Canada, en Union européenne et aux États-Unis, via un dépôt centralisé auprès de l’Office mondial pour la Propriété intellectuelle (OMPI). Si le dépôt est centralisé auprès d’un seul office, cela n’exclut pas un examen de la demande de protection de la marque concernée par chacun des offices nationaux des pays désignés lors de ce dépôt centralisé.
Outre cette procédure, qui permet une réduction des taxes de dépôt, la stratégie optimale – lorsque cela est possible – est d’y procéder dans un délai de 6 mois suivant le dépôt de la marque dite de base, en l’espèce la marque britannique « SUSSEX ROYAL » – et de revendiquer expressément la priorité de cette dernière. Le nouveau dépôt et ses extensions nationales jouissent alors de la date de dépôt de la marque de base, ce qui peut se révéler bien utile.
En effet, dans la semaine suivant l’annonce du départ de Meghan et Harry Windsor pour le Canada et de leur intérêt pour le marché américain, six nouvelles demandes de marque « SUSSEX ROYAL » – à tout le moins – ont été déposées par des tiers aux États-Unis et au Canada.
Un avocat de Los Angeles spécialisé en propriété intellectuelle, Jared Fogelson, aurait déposé la marque aux États-Unis pour, selon lui, donner à Meghan et Harry Windsor « une (…) leçon sur la planification » de la protection de leurs droits. Ce dernier semble toutefois avoir oublié la règle du délai de priorité.
Si les dernières informations communiquées s’avèrent exactes, le dépôt centralisé effectué sur le fondement de la marque britannique sera rejeté par l’OMPI. D’importantes sommes ayant déjà été investies, il serait toujours possible de transformer le dépôt centralisé en plusieurs dépôts nationaux, auprès de chaque office national des marques concerné, selon une procédure spécifique et le paiement de nouvelles taxes.
Cette actualité est une belle illustration des spécificités du droit des marques, des nombreuses nuances et procédures existantes, qu’un professionnel se doit de connaître pour conseiller au mieux ses clients dans la stratégie à mettre en œuvre et optimiser les chances d’obtenir la protection de leurs marques.
Mais plus encore, quid des marques de l’Union européenne contenant le terme « royal » au lendemain du Brexit ? Affaire à suivre dans notre prochaine newsletter…
